Intellectual Property Management:
IP Due diligence

In einer wissenslastigen Branche ist die Verwertung geistigen Eigentums häufig das Kerngeschäft.  Der Verwertung muss aber die Erzeugung und der Schutz geistigen Eigentums vorausgehen. Ergo ist bei einer Übernahme von Unternehmen einer wissenslastigen Branche der Due Diligence geistigen Eigentums besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu widmen.

In der Software-Branche kommt erschwerend hinzu, dass geistiges Eigentum häufig den bedeutsamsten Vermögensgegenstand eines Unternehmens darstellt, da es neben Mitarbeitern und geistigem Eigentum keine weiteren wesentlichen Produktionsmittel oder Vermögensgegenstände gibt. Aber wie wird in der Software-Branche geistiges Eigentum erzeugt und verwertet?

Quellen geistigen Eigentums in der Software-Branche

In Unternehmen der Software-Branche werden von eigenen Mitarbeitern und unter Vertrag stehenden Dienstleistern Software-Produkte erstellt. Dafür werden eigene, aber auch fremde Software-Bausteine (Third Party Software, Open Source Software, Freeware) auf der Basis von Nutzungsrechten eingesetzt.


Zusätzlich kann einem Software-Unternehmen auch geistiges Eigentum durch Übernahmen von Firmen oder durch Erwerb fremden geistigen Eigentums zur Verfügung stehen. Das Software-Unternehmen muss als Voraussetzung der Verwertung sicherstellen das es das gewünschte geistige Eigentum und Nutzungsrechte für das geistige Eigentum anderer besitzt.

Verwertung geistigen Eigentums in der Software-Branche

Die Verwertung geistigen Eigentums bei Software-Unternehmen besteht meist in der Einräumung von Nutzungsrechten an geistigem Eigentum an Kunden und der Einräumung von Sublizensierungsrechten an Vertriebspartner. 


Ganzheitliche IP Due Diligence

Bei der ganzheitlichen IP Due Diligence sind der Bestand an geistigem Eigentum, alle Beziehungen zu Quellen und alle Beziehungen der Verwertung zu prüfen. Bei Übernahme eines Software-Unternehmens sind somit folgende Sichten auf geistiges Eigentum relevant:

  • Stand und Prüfung des geistigen Eigentums beim Target

  • Stand der aktuellen und Möglichkeiten der zukünftigen Verwertung

Prüfung des existierenden geistigen Eigentums

Hier ist zu prüfen, wie geistiges Eigentum des Software-Unternehmens erzeugt, beschafft und/oder abgesichert wurde.

  • Wurden hinreichend Maßnahmen ergriffen, dass  die Arbeitsergebnisse von Mitarbeitern und Dienstleistern geistiges Eigentum des Targets sind?

  • Welche Patente, Marken, Gebrauchs- und Geschacksmuster, Urheberechte, Titelschutz, Wettbewerbsrecht und subsidiäre Massnahmen existieren beim Target?

  • Welche Klauseln bzgl. geistigen Eigentums befinden sich in Kunden- und Kooperationsverträgen, um sicherzustellen, dass kein geistiges Eigentum „verloren geht“?

  • Welches fremde geistige Eigentum wurde und wird vom Target verwendet und verwertet und hat das Target die passenden Nutzungsrechte?

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Für jede seiner Zulieferbeziehungen hat der Software-Hersteller sicherzustellen, dass er

  • Im Besitz des geistigen Eigentums ist, welches er verwerten möchte oder

  • Hinreichende Nutzungsrechte für Fremd-IP hat.

Dies gilt für zugelieferte Dienstleistungen und zugelieferte Software gleichermaßen. Nutzungsrechte für fremde geistige Eigentum sind z.B.:

  • Lizenzen für Fremd-Patente,

  • Nutzungsrechte für Software-Bausteine von Drittfirmen,

  • Nutzungsrechte für Open Source und Freeware, die i.d.R. in der Form von Open Source und Freeware Lizenzen zur Verfügung stehen und die Einhaltung der Lizenzbedingungen geprüft werden muss.

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